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越南法院審理涉外商標域名爭議案件的做法——以德國O.S GmbH公司為例

原告O.S GmbH公司是一家總部位于德國慕尼黑的跨國公司,主要生產制造光源產品。在越南,原告在照明設備、如電燈泡、燈管和發光二極管等行業領域,擁有一系列歐司朗(OSRAM)商標。

原告發現,兩個國家頂級域[osram.com.vn]和 [osram.vn,主要訴爭域名]在2014年被一越南自然人(被告)注冊使用。使用該域名的網站主要銷售原告歐司朗商標的產品。

原告先向越南知識產權研究所(VIPRI)尋求關于商標侵權的評價結果,評價結果有利于原告一方,后又通過執行官辦公室(Bailiff Office)啟動侵權證據見證程序。

2019年初,原告向越南河內法院起訴,請求法院:(1)撤銷被告的兩個域名;(2)被告向原告支付5億越南盾(約21,700美元)的實際損害賠償,含財產損失、收入下降損失和商業機會損失;(3)被告向原告支付2億越南盾(約8,700美元)的律師費;(4)被告在報紙上公開道歉。

基于案件事實,法院于2019年7月24日作出2019年DSST第29號判決:
? 撤銷兩個域名,原告享有優先注冊權。
? 被告向原告支付203,960,000越南盾(約8,870美元)的費用,含律師費。
? 被告在報紙上公開道歉。

被告另需支付10,198,000越南盾(約445美元)的庭審費用,法院駁回原告主張的5億越南盾(約21,700美元)的損害賠償請求。

本案關注點如下:
一、越南[.vn]域名搶注已日漸嚴重1.越南本地、外國自然人或組織注冊含有或仿照其他外國公司商標的域名[.vn],或;
2.越南本地、外國自然人或組織在與商標所有權人商業關系到期或終止后,繼續持有含有[.vn]的域名,或;
3.注冊人將該域名指向(或威脅指向)另一個詆毀性的網址,或;
4.注冊人將含有或模仿其他外國公司知名商標的域名,間接指向自身的另一個域名網址。通過這一方式,當互聯網用戶用關鍵詞搜索知名商標時,注冊人的網站可以提高在谷歌中的搜索排名。注冊人一般惡意利用外國公司的商標,敲詐勒索商標權人,或企圖從商標權人競爭對手處獲益。一些自然人注冊他人的知名或馳名商標,但并不使用該域名開展經營活動,伺機從商標權人處獲取利益。
域名主要依據先到先得原則獲取,因此,應及時注冊以避免域名搶注行為。

二、可以采取的解決商標域名爭議(域名搶注)的主要措施
1.與申請人協商調解解決;
2.仲裁解決;
3.采取行政措施,主張注冊人注冊使用爭議域名構成不正當競爭行為;
4.向法院提起民事訴訟。

三、越南較為常用的域名搶注解決措施
1.向法院提起民事訴訟;
2.向越南科技部檢查團提起行政措施。越南科技部是負責[.vn]域名爭議解決的部門,信息通信部負責域名管理。2016年TTLT-BTTTT-BKHCN第14號聯合公報發布后,科技部與信息通信部之間逐漸加強合作,通過行政措施解決糾紛更為高效便捷。但當注冊人為自然人時,因注冊人地址不準確,行政執法部門難以找到注冊申請人,不利于解決糾紛,則可通過民事訴訟缺席判決,有效解決域名糾紛。

四、商標域名爭議案件原告主張權利的先決條件是商標既需要在越南注冊,也需要在越南使用
根據越南知識產權法第130條(d)款,域名搶注是不正當競爭行為,受損害一方可在越南提起訴訟。需向法院提供以下材料:
1.權利人廣泛持續使用該知識產權,且知識產權附著的商品/服務為公眾所知悉。可作為證據使用的材料包括:廣告信息,市場推廣,展覽展示,銷售,銷售數量,分銷商、合資企業和協會布局體系,投資規模,國家機構和大眾傳媒的評價,消費者喜好和其他體現知名度和聲譽的信息,商業經營活動中體現該標志的商品和服務。
2.被訴一方曾在互聯網上使用該域名進行廣告宣傳或介紹商品信息,銷售或許諾銷售該商品或相似商品或提供服務,給商標權人名譽造成損失或實質性影響。
3.被訴方注冊與他人商標相同的域名,但一年內未曾在越南使用該域名。且在商標權人已通知被訴方后,有合理理由相信注冊人注冊該域名僅是希望通過轉售獲取利益,或阻礙商標權人注冊該域名。

五、轉讓或撤銷訴爭域名的條件之一是,該域名被實際用于發布侵犯知識產權的信息。因此,不同于統一域名爭議解決措施,消極持有域名并不一定構成惡意。權利人需密切關注未實際使用的域名,一旦被使用,應立即采取措施主張權利。

六、民事侵權損害賠償
此案中原告主張的侵權損害賠償并未獲法院支持。實踐表明,在越南主張侵權損害賠償并非易事,大部分侵權損害賠償都因不存在實際損失而被駁回。因此,原告需提供足夠的證據證明因侵權行為受到實際且直接的損害,且證明材料必須清晰明確。

七、民事訴訟律師費用
根據越南知識產權法第205條第3款,除侵權損害賠償外,工業產權權利人也有權向法院要求侵權人承擔雇傭律師的費用。因此,原告有權起訴主張律師費用。

八、執行官的見證人材料(Bailiff’s Witness Document)
互聯網知識產權侵權,執行官的證明材料非常關鍵,通常情況下易被法庭認可。執行官見證人材料主要記錄證據性事實,用于支持一方的觀點,證明某交易存在的合法性,也可用于證明法律關系的存在。

編譯:弋謙
原文鏈接:https://www.ip-coster.com/News/a-trademark-based-domain-name-dispute-heard-by-court-in-vietnam-waht-should-foreign-businesses-know/330


聲明:該文觀點不代表本中心觀點。


 

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