中國國際貿易促進委員會

關于美國《2020財年國防授權法案》的 “禁止專利救濟”議案的法律分析及應對建議

2019年6月13日,來自共和黨的美國參議員馬爾科·盧比奧針對美國《2020財年國防授權法案》(簡稱“NDAA”)提交了名為“禁止因專利被侵權而獲得救濟”修改議案(S.Amdt.551)(下文稱為“‘禁止專利救濟’議案”),旨在阻止像我國華為公司這樣持有美國專利的權利人在美國行使專利權并獲得救濟。那么,“禁止專利救濟”議案僅僅是美國政客自導自演的鬧劇,還是會隨著NDAA成為法律,進而對我國企業在美國行使專利權構成障礙呢?

一、“禁止專利救濟”議案簡介

“禁止專利救濟”議案包括兩部分:(a)部分是“定義”,(b)部分是“禁止性”規定。

在(a)部分,“禁止專利救濟”議案分別從“國別”及“行為”角度對受該議案規范的對象進行了限定。在國別方面,該議案直接引用了《特別301報告》中的“優先觀察名單”所列國家。即,如果某一實體根據“優先觀察名單”中的國家法律設立或者接受該國家法律的管轄,由該實體所有或者受該實體控制的其它實體就符合“禁止專利救濟”議案(a)部分關于“國別”的規定。在行為方面,“禁止專利救濟”議案引用了特朗普總統于2019年5月15日簽署的第13873號行政命令中的第1(a)款中限定的行為。特朗普總統在該行政命令中認為,美國的信息和通訊技術安全已經受到來自國外對手的嚴重威脅,因此宣布美國由于這種威脅而進入國家緊急狀態。在此基礎上,該行政命令第1(a)款所針對的交易行為包括可能產生以下風險的行為:(1)對美國的信息和通訊技術或者服務進行蓄意破壞或者顛覆性破壞的行為;(2)對美國關鍵基礎設施和數字經濟的安全性或者靈活性造成災難性影響的行為;以及(3)威脅到美國國家安全或者國民安全的行為。

由此,將會被適用“禁止專利救濟”議案(b)部分禁止性規定的對象是指,那些實施了該議案所列行為且同時滿足限定的國別要求的實體。

“禁止專利救濟”議案(b)部分規定,(a)部分定義的“實體”都不得為下列之行為:

(1)根據《美國專利法》(35 U.S.C.)針對專利侵權提起或者維持訴訟;

(2)根據《1930年關稅法》第337條(19 U.S.C. 1337)向美國國際貿易委員會(ITC)提起調查申請;

(3)或者根據美國法律獲取任何救濟,包括就美國專利商標局授予的專利而獲得損害賠償、禁令救濟或其他補救。

“禁止專利救濟”議案實質上達到了“沒收”或者“征用”專利權人的專利權的效果。

二、“禁止專利救濟”議案與《美國專利法》

《美國專利法》第28章第271條之(d)款規定,即使出現了本款所列舉的5種情形,“也不應當拒絕有權因專利被侵權或輔助侵權而獲得救濟的專利所有人請求的救濟,不應當認為專利所有人濫用專利權或非法延伸專利權。”在“禁止專利救濟”議案中,所定義的實體被直接限定為不得“針對專利侵權提起或者維持訴訟”,不得“根據美國法律獲取任何救濟”,從而與《美國專利法》第28章第271條之第(d)款的規定相沖突。

《美國專利法》第29章第281條規定“專利權人應當通過民事訴訟,對侵犯其專利的行為,獲取補救。”而在“禁止專利救濟”議案中,所定義的實體被直接限定為不得“針對專利侵權提起或者維持訴訟”,不得“根據美國法律獲取任何救濟”,這顯然違背了第29章第281條之規定。

根據“禁止專利救濟”議案,所定義的實體不得“根據美國法律獲取任何救濟,包括就美國專利商標局授予的專利而獲得損害賠償、禁令救濟或其他補救。”然而,損害賠償和禁令救濟是行使專利權最主要和最重要的方式,是保護專利權最有效的方式。

《美國專利法》第29章第283條規定,“對案件具有管轄權的法院可以根據公平原則頒布禁令,以防止侵犯專利確定的任何權利。”美國聯邦巡回上訴法院指出:“如果沒有法院的這一禁令之力,專利賦予的排他性權利將會被貶損,憲法和國會所明確追求的促進實用藝術進步的目標也將會受到嚴重損害。”盡管2006年5月聯邦最高法院在eBay案中認為只有通過四要素檢測法院才應頒布永久禁令。但不可否認,禁令救濟仍然是專利權人尋求專利保護最有效和最有威懾力的方式。

《美國專利法》第29章第284條規定,“法院應判給索賠人足以賠償侵權的損害賠償金,且在任何情況下都不得低于侵權人使用發明的合理使用費,以及法院確定的利息和費用。”專利權主要是一種經濟權利,按照“禁止專利救濟”議案,對于特定實體的美國專利來說,其僅僅是一張廢紙而已。

“禁止專利救濟”議案剝奪了特定美國專利的專利權人所應當享有的實體權利和程序權利,從而使得權利人之外的其他人可以肆意剽竊、模仿專利權人的技術或者設計而不需要付出任何對價,這根本上顛覆了專利制度的基石。需要注意的是,盡管“禁止專利救濟”議案與現行《美國專利法》的規定相沖突,但是國會有權力通過立法對《美國專利法》賦予的權利做出限制。

三、“禁止專利救濟”議案與《美國憲法》

《美國憲法》第五修正案規定:“任何人……未經正當法律程序,不得被剝奪生命、自由或財產。”憲法第十四修正案規定:“任何州非經正當法律程序,不得剝奪公民的生命、自由或財產……”第五修正案在上述“正當程序條款”之后還規定了所謂“征用條款”,即,“非經合理補償,私有財產不得因公共用途而被征用。”與“征用條款”不同,“正當程序條款規定的是沒收而非征用,征用條款的措辭和它在正當程序條款之后確立進一步表明:正當程序條款意在規定犯罪性的、懲罰性的或者刑事的財產剝奪”,即只有當一個實體的行為已經嚴重到了觸犯刑法的時候,才可能被沒收財產。在沒有任何嚴肅的程序來證明該實體存在嚴重的違法行為,且造成了相應損害后果的情形下,禁止該實體在美國行使其專利權,從而變相地沒收其所有的專利權,不僅僅不符合“比例原則”,更是對權利的嚴重踐踏。

《美國憲法》第十四修正案的“平等保護條款”規定:“任何州不得……拒絕在其管轄范圍內給予任何人以平等法律保護。”但是這一規定僅僅涉及州而不包括聯邦政府,那么后者是否也應當遵循平等保護的約束呢?根據美國最高法院在1954年 Brown案中的判決,《美國憲法》第五條修正案的“正當程序條款”即已經具有了法律平等保護的內涵。除了一些權利僅僅被賦予美國公民,例如選舉權,《美國憲法》賦予的權利同樣適用于非美國公民。至少第五修正案以及第十四修正案中所規定的“正當程序”、“平等保護”以及“征用條款”適用于所有的“人”。

在對財產的保護上,美國聯邦最高法院已經通過企業的法律人格而賦予企業諸多自然人享有的憲法權利,包括第五和第十四修正案賦予自然人的憲法權利。

“財產制度植根于與國家無關的、直接從純粹的自然法中引申出來的法之中,植根于國家還沒出現之前就已存在的法之中。由此可以得出這樣的結論,憑借這種制度而獲得的各項具體權利,絕不是僅僅依賴于國家才存在的。”即使是華為公司這樣的外國實體,其在美國的財產也應當受到《美國憲法》的保護,不應當被隨意沒收或者征用。 “禁止專利救濟”議案變相剝奪了專利權人在美國合法取得的財產,違反了《美國憲法》關于“正當程序條款”、“征用條款”以及平等保護的規定。

四、“禁止專利救濟”議案與相關國際公約

《巴黎公約》第2條規定:“本聯盟任何國家的國民,在保護工業產權方面,在本聯盟所有其他國家內應享有各該國法律現在授予或今后可能授予國民的各種利益;一切都不應損害本公約特別規定的權利。因此,他們應和國民享有同樣的保護,對侵犯他們的權利享有同樣的法律上的救濟手段,但是以他們遵守對國民規定的條件和手續為限。”作為《巴黎公約》的成員國,中國和美國均應給予對方國家的國民知識產權保護方面的國民待遇,中國國民在美國應當與美國國民享有同等對待。“禁止專利救濟”議案對中國企業在美國的專利保護給予歧視性待遇,違反了《巴黎公約》關于“國民待遇原則”的規定。

《與貿易有關的知識產權協議》(簡稱“TRIPS協議”)第3條同樣規定了“國民待遇原則”,即,在知識產權保護方面,各成員國應當給予公約其他成員國不少于該國國民的待遇。

TRIPS協議第27條第1款規定,“關于對這些發明的專利的授予和專利權的享受不應因發明地點、技術領域、產品是進口的還是當地生產的而有差別”,可以看作是TRIPS協議對專利權的非歧視性規定。TRIPS協議第28條規定了授予的專利權的內容。在此基礎上,TRIPS協議第41條規定:各成員應保證其國內法中包括關于本部分規定的實施程序,以便對任何侵犯本協議所涵蓋知識產權的行為采取有效行動,包括防止侵權的迅速救濟措施和制止進一步侵權的救濟措施。該條款規定了成員國保護知識產權實施、對侵犯知識產權的行為采取有效行動的義務。根據“國民待遇原則”,這一義務同等地適用于本國和成員國國民。

作為WTO成員國,中美兩國都必須履行TRIPS協議規定的義務,符合專利權非歧視性規定,給予對方國民待遇,并通過國內法對知識產權予以保護,包括對侵犯知識產權的行為采取有效行動。

五、下一步走勢分析及我國企業、政府的應對建議

(一)“禁止專利救濟”議案成為法律的可能性

從前述介紹可以看出,“禁止專利救濟”議案與美國國內法相沖突,并且違反了相關國際公約所規定的義務,因此成為法律的可能性較低。在程序上,一項議案成為法律要經過復雜的流程。議案要經過委員會論證,全體議員審議,在本院通過的法案將被送到眾議院或者參議院審議。法案在眾議院和參議院通過后,由總統簽署才成為法律。“禁止專利救濟”議案目前僅僅處于被提出的狀態,尚未被參議院委員會接受,也未通過參議院審查。 與此同時,NDAA已經于2019年6月27日通過參議院審查,并且送往眾議院作進一步審查。 NDAA在參議院通過的時候沒有納入“禁止專利救濟”議案,所以從程序角度考慮,后者成為法律的可能性非常低。

如果“禁止專利救濟”議案意外成為法律,我國企業和政府可以考慮從以下幾個方面作出應對。

(二)我國企業可采取的應對措施

1. 請求對第13873號行政命令進行司法審查

“禁止專利救濟”議案的基礎性文件之一是第13873號行政命令。行政命令具有不穩定性,現任或者下一任美國總統可以視情況隨時撤銷該行政命令。受到該行政命令不利影響的當事人也可以在美國聯邦法院挑戰該行政命令的合法性。如果宣布緊急狀態的事由被證明不再存在,該行政命令尤其是其第1(a)款是否會隨之失效?進而是否會使得“禁止專利救濟”議案失去存在的基礎?從文義理解,“禁止專利救濟”議案的適用似乎并不以國家緊急狀態為前提條件,那么該項法律在非國家緊急狀態下是否依然能夠適用?為了避免“禁止專利救濟”議案成為法律后的不利后果,一種可以探討的方式是,請求對第13873號行政命令進行司法審查,從而使該議案失去立足基礎。

2. 請求對“禁止專利救濟”議案進行司法審查

前述關于“禁止專利救濟”議案與《美國憲法》關系的分析表明,“禁止專利救濟”議案可能已經嚴重侵犯了《美國憲法》規定的“正當程序條款”、“征用條款”以及“平等保護條款”等憲法性權利。這些權利是中國企業可以在美國享有的最基本的權利。因此,受到“禁止專利救濟”議案影響的我國企業可以委托中國和美國的專業律師,分析就“禁止專利救濟”議案提請司法審查的可能性。

(三)我國政府可采取的應對措施

1. 請求就“禁止專利救濟”議案向WTO提出磋商請求

TRIPS協議第64條規定了爭端解決機制,成員可以對其認為違反TRIPS協議有關規定的其他成員提出磋商請求,通過多邊程序解決與貿易有關的知識產權糾紛。中國應當充分利用WTO規則,根據《爭端解決規則和程序諒解》(簡稱“DSU”)的規定向美國貿易代表和WTO爭端解決機構提交磋商申請,就美國違反TRIPS協議第3條的“國民待遇原則”、第27條的非歧視性規定、第28條確定的專利權、第41條的專利權實施等向美國政府請求磋商。

2. 圍繞“不可靠實體清單”對涉“禁止專利救濟”議案的美國實體采取限制措施

前述應對措施程序復雜、周期長,不利于馬上見效。因此,對于那些依據“禁止專利救濟”議案使用中國企業在美國的專利技術而不支付相應費用的行為,我國政府可以將此項因素作為納入“不可靠實體清單”的重要指標。因為這種行為是一種非正常的、非市場化的行為,其違背了最起碼的市場規則和契約精神,對中國企業或相關產業造成了實質損害。對于列入“不可靠實體清單”的主體,我國可依照有關法律法規,采取必要的法律和行政措施。

3. 充分利用專利強制許可制度

我國已經建立了專利強制許可制度。如果我國企業的美國專利被美國企業使用、但是根據“禁止專利救濟”議案在美國得不到法律救濟的話,我國企業應當有權利通過強制許可制度使用該美國企業的中國專利,且強制許可使用費的計算應當將該美國企業使用我國企業的美國專利的情況納入考慮的范圍。

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